萬國法律事務所

為配合專利新法將於102年1月1日起施行，智慧財產局預告修正「專利審查基準」條文，主要內容包含專利舉發案將從「全案審定」改為「逐項審定」；因同一專利權導致多起舉發案時，專利審查官有權為「合併審查」；新增「職權原則」，亦即審理時如出現可明顯知悉的事證，例如智慧財產法院的確定判決書，雖當事人未主動提出，審查官仍得將之列為事證予以審酌；智慧局也將比照法院，建立「審查計畫」機制，對於專利權審查相關資料訂定期程規範。

100年12月21日修正公布之專利法第73條第1項至第3項規定：「舉發，應備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據。專利權有二以上之請求項者，得就部分請求項提起舉發。舉發聲明，提起後不得變更或追加，但得減縮」、第79條第2項規定：「舉發之審定，應就各請求項分別為之」、第82條第1項規定：「發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權；其撤銷得就各請求項分別為之」，已明文改採逐項審定原則，並將於102年1月1日正式施行。

為此，智慧局配合研擬修正「專利審查基準」，將舉發案從「全案審定」改為「逐項審定」。因現行舊法下，並未規定專利權有複數請求項者，舉發之審定得就各請求項分別為之，故智慧局無從為「部分請求項准許，部分請求項撤銷」之審定。詳言之，舉發案若僅有部分請求項成立時，智慧局會通知專利權人更正其申請專利範圍，但若專利權人不願更正，智慧局亦只能作成全案舉發成立撤銷專利權之審定。

智慧局指出，修法後對單起案件中的各請求項進行逐項審定，將可更符合國際潮流，提高公平性與減少行政程序時間。此外，倘同一專利權引發多起舉發案時，審查官可依裁量權，將多起案件併案審查與審定，避免判決矛盾並提高行政效率。